111年度商標實務與法令動態
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111年度商標實務及法令動態
商標實務委員會
商標實務委員會
盧建川召集人、郭雨嵐召集人
洪燕媺召集人、吳婷婷召集人
壹、法令動態、實務解釋洪燕媺召集人、吳婷婷召集人
一、立法院三讀通過修正「智慧財產案件審理法」修正草案，為該法自民國97年7月1日施行以來，最大幅度修法變革：
立法院於民國112年1月12日三讀通過「智慧財產案件審理法」修正草案，本次三讀通過之條文共77條（增訂36條、修正41條），修法重點如下：
1. 智慧財產案件集中審理—明定有關依專利法、商標法、著作權法、營業秘密法或公平交易法等所保護之智慧財產權益所生之第一審民事事件，應專屬於智慧財產及商業法院管轄；明定審理計畫制度。
2. 擴大採行強制律師代理—新增特定類型之智慧財產民事事件（如訴訟標的金額或價額逾民事訴訟法規定得上訴第三審之數額之第一審民事訴訟事件、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件、第二審民事訴訟事件、或上訴第三審、再審事件等），皆採強制律師代理；明定律師酬金為訴訟費用之一部等相關規定；明定就專利權涉訟事件，經審判長許可得合併委任專利師為訴訟代理人。
3.擴大專家參與審判—引進查證制度與專家證人制度
4. 完備營業秘密訴訟保護—增訂各項措施強化訴訟中營業秘密之保護，例如營業秘密卷證去識別化之代號或代稱等，及擴大秘密保持命令聲請人之範圍；侵害一般營業秘密罪之第一審刑事案件（含附帶民事訴訟），應由第一審智慧財產及商業法院審理；將違反秘密保持命令罪，改採非告訴乃論。
5. 促進審理效能—明定技審官製作之報告書，法院認有必要時，得公開其全部或一部內容。
6. 紛爭解決一次性、避免裁判歧異—建立司法與行政資訊交流制度
7. 增進科技設備審理、司法E化升級
8. 增訂被害人訴訟參與制度
9. 解決實務爭議—修正「更正再抗辯」制度及「附帶民事訴訟程序」等規定
2. 擴大採行強制律師代理—新增特定類型之智慧財產民事事件（如訴訟標的金額或價額逾民事訴訟法規定得上訴第三審之數額之第一審民事訴訟事件、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件、第二審民事訴訟事件、或上訴第三審、再審事件等），皆採強制律師代理；明定律師酬金為訴訟費用之一部等相關規定；明定就專利權涉訟事件，經審判長許可得合併委任專利師為訴訟代理人。
3.擴大專家參與審判—引進查證制度與專家證人制度
4. 完備營業秘密訴訟保護—增訂各項措施強化訴訟中營業秘密之保護，例如營業秘密卷證去識別化之代號或代稱等，及擴大秘密保持命令聲請人之範圍；侵害一般營業秘密罪之第一審刑事案件（含附帶民事訴訟），應由第一審智慧財產及商業法院審理；將違反秘密保持命令罪，改採非告訴乃論。
5. 促進審理效能—明定技審官製作之報告書，法院認有必要時，得公開其全部或一部內容。
6. 紛爭解決一次性、避免裁判歧異—建立司法與行政資訊交流制度
7. 增進科技設備審理、司法E化升級
8. 增訂被害人訴訟參與制度
9. 解決實務爭議—修正「更正再抗辯」制度及「附帶民事訴訟程序」等規定
(參112.01.12. 智慧財產局網站
二、立法院三讀通過智慧財產權三法案，以因應推動加入CPTPP：
立法院於民國111年4月15日三讀通過「著作權法」部分條文修正草案、「商標法」部分條文修正草案及「專利法第60條之1」修正草案，使我國智慧財產權相關法律符合「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)規定，將有利於未來加入CPTPP的諮商談判。其中「商標法」部分條文修正草案，業經總統於同年5月4日公布修正商標法第68、70、95-97條條文，施行日期，另由行政院定之。關於「商標法」部分條文修正之重點如下:
1. 將現行商標法第70條第3款有關商標侵權之準備或輔助行為規定，移列新增同法第68條第2項，並修正刪除現行規定之「明知」要件，回歸一般民事侵權責任，以故意及過失為主觀要件（修正商標法第68條）。
2. 增訂意圖供自己或他人用於與註冊商標或團體商標同一商品或服務，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入仿冒附有相同或近似於註冊商標或團體商標之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品等準備及輔助行為，科以刑罰規定（修正商標法第95條）。
3. 將現行商標法有關販賣及意圖販賣他人所為侵權商品等行為之刑罰規定之主觀要件限於明知予以刪除，回歸刑事處罰以故意為主觀要件（修正商標法第97條）。
2. 增訂意圖供自己或他人用於與註冊商標或團體商標同一商品或服務，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入仿冒附有相同或近似於註冊商標或團體商標之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品等準備及輔助行為，科以刑罰規定（修正商標法第95條）。
3. 將現行商標法有關販賣及意圖販賣他人所為侵權商品等行為之刑罰規定之主觀要件限於明知予以刪除，回歸刑事處罰以故意為主觀要件（修正商標法第97條）。
(參111.04.15智慧財產局網站
三、指示性合理使用
在官網或文宣品上標示所提供冷氣保養服務的冷氣機品牌，例如○、○、○等，及標示所使用的專業工具、洗劑的商標，如係以符合商業交易習慣的誠實信用方法，用他人的商標指示他人的商品，主要是為了表示自己有提供該些品牌商品的冷氣保養服務，對消費者而言，只是提供必要的營業資訊，並不會因此誤認公司與該等品牌商標權人間具有同意或贊助關係(原廠維修或保養)時，應屬合理使用的範圍，符合商標法第36條第1項第1款規定，應不受該些品牌商標權效力所拘束。但具體個案中有無構成商標侵權，須要由司法權責機關參酌各項相關事證綜合判斷，尤其是實際標示該些品牌的使用方式及實際使用態樣，有無使相關消費者誤以為所提供冷氣保養服務來源，與該些品牌權利人間有關連而產生混淆誤認之虞，即有構成商標侵權之可能。
(參111.10.04智慧財產局網站https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-515-913900-62d18-201.html)
四、網路購物平台之商標使用
商標之使用，除商標法第5條第1項各款的具體行為態樣外，實質內涵應就商業交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷。因此，最高法院106年度台上字第1224號民事判決即闡明，商標使用至少須符合：(一)使用人主觀上須為行銷目的而使用，(二)其使用在客觀上必須足以使相關消費者認識其為商標等二要件，於個案中，則應依客觀證據及具體情狀判斷之。
在提供銷售商品的網站，使用「ＯＯ」、「ＯＯ」作為商品販賣網頁標題之一，或是將「台灣ＯＯ」、「ＯＯ」文字載於品牌欄位，如主觀上具有行銷目的，客觀上也能使相關消費者將之與特定來源商品或服務產生聯想，並具有表彰商品或服務來源的功能時，似可認為該使用商標之行為，應屬商標之使用(類似情形可參智慧財產法院107年度民商訴字第35號民事判決)。
但在網路上陳列附有商標的商品，或以該商品所標示的商標，另行刊登廣告或發行型錄等促銷行為，若係出於對消費者提供正確、真實的商品資訊，且屬於必要的使用他人商標行為，而符合商業交易習慣的誠實信用方法，並不會造成相關消費者對商品或服務來源有產生混淆誤認之虞的結果，則該等行為應該屬於商標法第36條第1項第1款所涵蓋「指示性合理使用」的概念，可以主張不受他人商標權的效力所拘束(參司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」第2號提案研討結果）。
(參110.09.09智慧財產局網站
貳、實務案例
一、 使用他人著名之商圈或地標名稱，是否構成描述建案地理位置之合理 使用
（參111.11.24智商法院111年度民商上字第14號民事判決）
案例事實
上訴人為註冊第01872487號、第01872723號「勤美天地」商標、第01872485號「勤美綠園道」商標（下稱：系爭商標）之商標權人，而被上訴人於行銷「表參道」建案之臉書專頁廣告文宣上，使用相同或近似於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」字樣於「不動產租售」、「不動產買賣」之同一商品或服務，致相關消費者混淆誤認之虞，侵害上訴人之商標權，上訴人遂對被上訴人提起民事訴訟請求排除侵害及損害賠償。被上訴人則抗辯，其推出之「表參道」建案與勤美誠品綠園道建物之距離相近，其使用「勤美」、「勤美綠園道」字樣係作為建案商圈或生活圈之說明，並非表彰商品來源之商標使用，故無侵害上訴人之商標權。
裁判要旨
按商標之使用，應具備：⑴使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；⑵使用人需有行銷商品或服務之目的；⑶需有標示商標之積極行為；⑷所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。查上訴人之系爭商標係指定使用在「不動產買賣」等商品或服務上，而被上訴人為行銷其建案之目的，於「不動產租售」、「不動產買賣」之同一商品或服務，使用完全相同於系爭商標之「勤美綠園道」字樣，及高度近似於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」字樣，構成「商標使用」，並會使具有普通知識經驗之消費者，可能誤認「表參道」建案為上訴人推行之建案之一，或使消費者誤認被上訴人為上訴人集團關係企業之一或與上訴人間有投資、合作關係，構成商標法第68條第1款及第3款規定之侵權行為。
被上訴人將「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」之字樣，作為廣告文宣之文案主題及視覺主軸，確屬促銷之「商標使用」行為。且被上訴人於行銷「表參道」建案所使用之臉書帳號名稱為「表參道公益勤美2-3房」，完全未標示其「APEX中陽建設」之名稱。再者，被上訴人所行銷「表參道」建案本身之內容，均與系爭商標無涉，顯無採用「勤美」或「勤美綠園道」字樣，作為說明「表參道」建案名稱、形狀、品質、功用、產地或其本身之必要性及關連性，故被上訴人不得主張商標法第36條第1項第1款規定之合理使用。
上訴人依商標法第69條第3項規定請求損害賠償部分，被上訴人行銷「表參道」建案所獲取之金額，最保守估計即高達8億4,000萬元以上（計算式：1,500萬元×56戶=84,000萬元），又依109年度營利事業各業所得額、同業利潤標準及擴大書審純益率標準，關於「不動產買賣」類別之「淨利率」為17%，可證被上訴人行銷「表參道」建案所獲取之純利益，最保守估計亦達1億4,280萬元以上（計算式：84,000萬元×17%=14,280萬元），上訴人請求被上訴人給付100萬元之損害賠償數額，為有理由，應予准許。
二、申請註冊商標包含地理名稱，是否會使公眾誤認誤信其商品或服務產地
(參111.8.18最高行政法院108年度上字第1074號行政判決）
案例事實
被上訴人前於民國107年2月26日以「Boy London」商標，指定使用於眼鏡等商品，向上訴人（按指智慧財產局）申請註冊（下稱：系爭商標）。經上訴人審查認為系爭商標有違反商標法第30條第1項第8款（使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質、或產地之虞）規定，不准註冊。被上訴人不服提起行政訴訟，聲明請求撤銷訴願決定及原處分，上訴人應就系爭商標作成核准註冊之審定。經原審判決全部准許，上訴人遂提起本件上訴。
裁判要旨
系爭商標係由「Boy London」二英文單字所構成，「Boy」只是無特殊意義的普通名詞，「London」一字可強烈地指向系爭商標與倫敦這城市之關聯性。系爭商標「Boy London」，消費者應較易受「London」所吸引，將使消費者產生係來自於倫敦或與倫敦有關之商品或服務的錯覺，以之作為商標，客觀上應有使消費者就系爭商標指定之商品或服務之品質、性質或產地發生誤認誤信之虞。原審以拼音性外文重起首字，故系爭商標明顯之部分是「Boy」而非「London」，故就系爭商標圖樣文字整體之外觀、觀念或讀音等因素直接客觀判斷，不足使消費者誤認誤信等語，顯未以消費者之立場，就商標本身圖樣文字等整體的外形、觀念或讀音予人之印象是否產生對商標或服務之性質、品質或產地誤認誤信之可能加以觀察，尚有未洽。本件上訴為有理由，系爭商標之註冊申請有商標法第30條第1項第8款規定之不得註冊事由而應予核駁，故判決將原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。
三、使用他人之商標表示所販賣商品可替代原廠商品之說明文字，是否構成指示性合理使用
（參111.6.22智商法院111年度刑智上易字第18號刑事判決）
案例事實
被告於民國111年9月間起至同年11月間止，向大陸淘寶網不知名商家，輸入與告訴人註冊第01703784號「歐姆龍」商標之醫療耗材替代貼片，再於台灣蝦皮賣場公開陳列、販售。被告則辯稱，伊販賣的商品上並無告訴人之「歐姆龍」或「OMRON」商標字樣，故否認有違反商標法之犯行。
裁判要旨
被告在蝦皮購物網站陳列、販賣之系爭商品本身，並未標示告訴人之商標圖樣，且系爭商品照片旁之說明文字記載「歐姆龍Omron替代貼片」，被告有使用「替代貼片」用語，並在系爭商品規格品牌欄位刊載屬自有品牌，表示被告販賣與告訴人商品類似之自有品牌貼片，可知被告使用告訴人之「歐姆龍」或「Omron」商標，僅係單純用以敘述其販售之貼片，係與告訴人販賣之OMRON產品相容，可替代告訴人之原廠貼片。再者，被告販賣系爭商品之價格與告訴人販賣之原廠貼片價格，相差甚遠，不會造成消費者之混淆誤認之虞。被告利用他人商標用以表示系爭商品之用途可替代告訴人之原廠貼片，非用以指示系爭商品來源，屬商標之指示性合理使用，不為告訴人商標權效力拘束，被告無侵害商標權之故意，故檢察官上訴認為被告販賣仿冒商標商品及涉嫌詐欺取財，均非可採，予以駁回。
參、統計數據
111年度申請商標註冊案件統計，總計94,778件，較上年度(110年)減少1.2％，其中核准件數總計81,198件，核准率為86%。依申請人國籍統計，本國人申請商標註冊件數計74,326件(占78％)，較上年度略增1%；外國人申請商標註冊件數計20,452件(占22％)，較上年度減少9％；而申請商標註冊前三大外國申請人，分別為中國大陸4,324件（↓12%）、美國3,572件（↓11%）及日本3,546件（↑3%）。
(參112.02.10智慧財產局網站https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-918130-98719-1.html)
